Ustawa 2.0 – Zasady komercjalizacji wyników pracy naukowej i…dzieł sztuki

Wątek przepisów prawnych o komercjalizacji wiedzy wytworzonej w uczelni pojawił się już w kilku naszych artykułach. Przyszła pora, aby zająć się tym tematem krok po kroku. Tak, jak to obiecałem w poprzednim artykule pt. 2018 rok – co zmieniło się w prawie dla przedsiębiorczych naukowców? Konstytucja dla nauki. Zasadniczą zmianą dla naukowców było wejście w życie 1.10.2018 r. właśnie Konstytucji dla nauki, nazywanej też Ustawą 2.0. Przeniesiono do niej obowiązujące wcześniej przepisy o „uwłaszczeniu naukowców”. Nie ma więc trzęsienia ziemi, chyba że z perspektywy pracowników uczelni artystycznych. Czy tylko „pracowników”? Ustawowe przepisy o komercjalizacji wiedzy nie dotyczą wszystkich wyników pracy naukowej. Czy badacz może więc samodzielnie opatentować swój wynalazek? Czy zawsze musi dzielić się z uczelnią zyskami? O tym wszystkim w moim pierwszym artykule w nowym 2019 roku. Zapraszam.

„Uwłaszczenie naukowców” czyli co?

„Uwłaszczenie naukowców” oznacza możliwość uzyskania przez pracowników uczelni pełni praw do wyników:

• badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny,
• prac rozwojowych.

Podczas szkoleń zwykle zaskakuję badaczy z dziedzin humanistycznych i społecznych, mówiąc, że omawiane przepisy o komercjalizacji mogą dotyczyć również ich. A to dzięki  udziałowi choćby w pracach rozwojowych, które z zasady powinno prowadzić się w zespołach interdyscyplinarnych, aby mieć ogląd na dany problem z różnych perspektyw.

Odnosi się to również do znaku towarowego, który może być efektem działalności naukowej, prowadzonej np. w uczelniach artystycznych. Mimo to, Ustawa 2.0 nie uwzględniła znaku towarowego w tym katalogu.

Komercjalizacja wiedzy – twórczość artystyczna & know-how

Do powyższego kręgu dodano jednak „wyniki twórczości artystycznej”, które wraz z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi składają się na tzw. działalność naukową. Zatem, ustawowym regułom uwłaszczenia naukowców podlegają już nie tylko inżynierowie i wynalazcy, ale także pracownicy alma mater tworzący dzieła sztuki, w tym sztuki użytkowej.

Oprócz wyników twórczości artystycznej, wynalazków, odmian roślin czy prac rozwojowych, przepisy obejmują także bardzo szeroką kategorię „know-how związanego z wynikami”. Czy jednak obejmują wyniki badań (i know-how) prowadzonych przez studentów lub doktorantów? To zależy.

Ustawa 2.0 – komercjalizacja wiedzy tylko dla pracowników

Zawarta w Ustawie 2.0 procedura przeniesienia praw do podanych rodzajów wyników pracy naukowej obowiązuje wyłącznie pracowników uczelni, i to wyłącznie uczelni publicznych. Uczelnie niepubliczne mogą przejąć ten model na swoje potrzeby.

Regulacje ustawowe będą stosowane do studentów lub doktorantów, gdy są oni jednocześnie zatrudnieni na etacie w uczelni. W grę nie wchodzą umowy zlecenia, o dzieło, ani praktyki lub wolontariat. Oznacza to np., że prawa autorskie do prac dyplomowych należą się twórcy czyli dyplomantowi. Twój promotor lub uczelnia uważa inaczej? Sprawdź w artykule pt. Czy promotor jest współautorem pracy dyplomowej?, jakich argumentów użyć przeciwko.

W przypadku komercjalizacji wyników działalności naukowej pracownika uczelni nie jest istotny wymiar czasu pracy i podstawa zatrudnienia (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór). Istotne jest, czy daną działalność naukową wykonywał w ramach obowiązków służbowych. Równie istotne jest źródło finansowania tej działalności. Są bowiem dwa wyjątki od ustawowych reguł komercjalizacji, a nawet trzy:

#1 Działania zlecone przez podmiot zewnętrzny

Działania na podstawie umowy ze stroną finansującą lub współfinansującą tę działalność, przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników działalności naukowej na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy – a więc działania zlecone przez podmiot zewnętrzny (zobacz: Praca dyplomowa na zlecenie biznesu a prawo autorskie), niekoniecznie komercyjny, jak fundacja, ministerstwo lub agencja rządowa.

#2 Działania finansowane z zewnętrznych źródeł

Działania z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają inny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami działalności naukowej oraz know-how związanym z tymi wynikami. Mowa o działalności finansowanej z reguły ze źródeł zagranicznych, prywatnych lub przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W przypadkach #1 i #2 do uzyskanych wynalazków, wzorów użytkowych, know how, dzieł sztuki itd. nie stosuje się ustawowych reguł komercjalizacji, tylko postanowienia  określone w kontraktach lub decyzjach.

Należy wspomnieć o jeszcze jednym wyjątku.

#3 W umowie ustalono inaczej

Pracownik uczelni i uczelnia, mają prawo odmiennie niż przewiduje to Ustawa 2.0 ustalić w umowie prawa do wyników lub drogę ich komercjalizacji. Ten wyłom od reguły otwiera szerokie możliwości negocjacji, co może przydać się zwłaszcza, gdy naukowiec nawiązał już kontakt z potencjalnym inwestorem lub wspólnikiem i nie chce np. dzielić z uczelnią zysków z tytułu wprowadzenia wynalazku na rynek.

Czy naprawdę trzeba oddać swojej uczelni część zysków z komercjalizacji nawet, gdy doszliśmy do nich własnym staraniem? Zasadniczo tak. Taki obowiązek wynika z ustawy, ale o tym jeszcze sobie powiemy.

Wiemy już, jakie rodzaje działalności naukowej oraz które osoby ze świata akademickiego podlegają ustawowym regułom komercjalizacji. Znamy też bardzo pojemne trzy odstępstwa od tych zasad. Przyjrzyjmy się więc, jak po liftingu wygląda w Ustawie 2.0. procedura komercjalizacji.

Ustawa 2.0 – komercjalizacja wiedzy krok po kroku

Pracownik uczelni publicznej ma obowiązek poinformować alma mater o wynikach działalności naukowej i o know-how związanym z tymi wynikami, a także, czy jest zainteresowany przeniesieniem praw do tych wyników. Pracownik może złożyć takie pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od przekazania uczelni informacji o wynikach działalności naukowej.

Licząc od dnia złożenia takiego oświadczenia, uczelnia ma 3 miesiące, aby podjąć decyzję w sprawie komercjalizacji. To znaczy, czy woli samodzielnie wdrożyć dane rozwiązanie, czy też przekazać pracownikowi prawa do niego, aby mógł dokonać komercjalizacji we własnym zakresie. W obu tych przypadkach zarówno uczelni, jak i naukowcowi przysługują udziały w zyskach.

Zanim dojdzie do podziału profitów, trzeba podpisać umowę. Jeżeli w ciągu owych 3 miesięcy uczelnia zrezygnuje z komercjalizacji, bądź ten termin upłynie bezskutecznie (tj. uczelnia nie zajmie żadnego stanowiska), uczelnia jest zobligowana z mocy ustawy, aby do 30 dni zaproponować pracownikowi zawarcie umowy o przeniesienie praw do wyników działalności naukowej i związanego z nimi know-how. Umowa ta obejmuje wszystkie informacje, utwory, nośniki danych i doświadczenia techniczne potrzebne do komercjalizacji danego rozwiązania. Co jeszcze powinno znaleźć się w takiej umowie?

Komercjalizacja wiedzy – umowa pracownika z uczelnią

Umowa musi być bezwarunkowa, pisemna pod rygorem nieważności oraz odpłatna*. Czy naukowiec musi przystać na przedstawione mu warunki umowy? Nie. Tyle, że w razie nieprzyjęcia tej oferty, prawa do wyników działalności naukowej oraz know-how automatycznie pozostają przy uczelni. I to uczelnia dalej przesądzi o ich losie – czy zajmie się nimi spółka celowa i trafią na rynek, np. w postaci opatentowanego leku albo urządzenia, czy pozostaną w przysłowiowej „szufladzie”, a może posłużą tylko do celów poglądowych, dydaktycznych, do dalszych badań…

Czy pracownik może żądać od uczelni, aby ta wyjęła jego wyniki z „szuflady” i rozpoczęła  komercjalizację? Ustawa milczy na ten temat. Trudno jednak wymagać, aby ktoś wdrażał rozwiązanie do gospodarki, gdy nie okaże się to zasadne lub możliwe z powodów niezależnych od niego.

Komercjalizacja wiedzy – podział zysków między uczelnię a pracownika

Jeżeli dojdzie do zmonetyzowania wiedzy przez uczelnię, pracownik ma prawo do nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych z komercjalizacji. To dobra wiadomość. Nieco gorsza jest taka, że zyski są obniżane o koszty bezpośrednio związane z komercjalizacją (maksymalnie 25% puli kosztów).

Konkretną wysokość udziałów w zyskach zwykle określa się w umowie między uczelnią a pracownikiem, więc może być przedmiotem rozmów. Czy naukowiec jest z góry na gorszej pozycji wyjściowej? Niekoniecznie. Zwłaszcza, gdy jego rozwiązanie jest bardzo innowacyjne, a on sam jest cenionym specjalistą. Nie mówiąc o dużym potencjale rynkowym danego odkrycia, co mogą potwierdzać zewnętrzne analizy.

Ta sama zasada obowiązuje, gdy to pracownik (oczywiście po uprzednim uzyskaniu praw do wyników swojej działalności naukowej) dokona komercjalizacji poza uczelnią. Wtedy uczelni przysługuje 25% środków uzyskanych z komercjalizacji. Nie mniej, nie więcej. Zyski przynależne uczelni należy pomniejszyć o maksimum 25% kosztów poniesionych przez pracownika bezpośrednio w związku z komercjalizacją.

Przez koszty komercjalizacji Ustawa 2.0 rozumie w szczególności:

• koszty ochrony prawnej, ekspertyz,
• wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji ,
• opłaty urzędowe (np. w postępowaniu przed urzędem patentowym, opłaty sądowe i taksy notarialne, gdy rejestrujemy spółkę spin off/spin out); do kosztów komercjalizacji zaliczają się także wydatki na tłumaczenia wniosków patentowych na języki obce.

A co w sytuacji , gdy wyniki działalności naukowej wypracował zespół badawczy? Ustawa 2.0 nakazuje stosować odpowiednio powyższe zasady. Zatem, wspomniane co najmniej 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię dzięki komercjalizacji należy podzielić na wszystkich członków zespołu. Po równo? To zależy od umowy, jaką podpisali badacze lub od  regulacji uczelnianych. Warto do nich zajrzeć, ponieważ powinny precyzować opisywane przepisy Ustawy 2.0.

Komercjalizacja wiedzy – przepisy uczelni I spoza uczelni

W regulaminie pewnej uczelni znalazłem na przykład normy, które zobowiązują pracowników, studentów i doktorantów do informowania rektora o projekcie wynalazczym, zarejestrowanym przez podmiot spoza uczelni, jeśli tylko wykorzystano w nim informacje z zakresu prac badawczych wykonywanych w ramach stosunku pracy lub innej umowy zawartej z macierzystą uczelnią.

Każda uczelnia ma obowiązek uchwalić tzw. „regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji”. W nim powinny znaleźć się szczegółowe przepisy o tym, w jaki sposób i kogo pracownik ma informować o wynikach działalności naukowej, jakie są zasady podziału zysków z komercjalizacji i zasady korzystania z majątku uczelni do celów komercjalizacji.

W praktyce uczelnie niekiedy tworzą regulaminy zakładania wspomnianych spółek spin. Jest to jedna z form prawnych, jaką może przybrać komercjalizacja wiedzy. Ale nie jedyna.

Pracownik uczelni, absolwent, doktorant, student może urynkowić swoją wiedzę m.in.:

• udzielając licencji bądź przenosząc prawa do swoich utworów lub know-how;
• prowadząc działalność nierejestrową, jednoosobową firmę, czy zakładając wspomnianą spółkę spin np. z kolegami z roku.

Mało znaną formą jest spółka non profit (zobacz: Komercjalizacja wiedzy: spółka non profit?), a rząd z myślą o startup’ach, od dawna postanowił właśnie wprowadzić nowy byt – prostą spółkę akcyjną.

Jakie formy może przybrać komercjalizacja wyników Twojej działalności naukowej przez uczelnię? Warto o tym wiedzieć, ponieważ uczelnia może Cię włączyć w ten proces np. jako zleceniobiorcę, pracownika spółki lub członka jej władz, abyś uczestniczył we wprowadzeniu na rynek swoich odkryć, dizajnerskich projektów, ulepszonej aparatury diagnostycznej itd.

Ustawa 2.0 – formy komercjalizacji wiedzy & spółki celowe

Zanim pracownik i uczelnia będą dzielić się zyskami z komercjalizacji, najpierw trzeba jej dokonać, i to z sukcesem. W jaki sposób to się dzieje? Komercjalizacja bezpośrednia polega na sprzedaży wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddaniu do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy. Takim działaniom służy centrum transferu technologii.

Przebieg komercjalizacji pośredniej wiąże się z prowadzeniem spółek prawa handlowego i zakłada, że:

#1 uczelnia (czyli rektor za zgodą senatu) powołuje tzw. spółkę celową tj. spółkę z o.o. albo akcyjną, w których wszystkie udziały/akcje należą do uczelni;

#2 uczelnia za pośrednictwem spółki celowej tworzy nowe spółki (w tym z udziałem pracowników/absolwentów uczelni) lub przystępuje do już istniejących oraz nabywa w nich udziały/akcje.

Takie tematy poruszyliśmy między innymi podczas szkolenia Prawo autorskie dla naukowców.

Ustawa 2.0 a komercjalizacja wiedzy – podsumowanie

Określona w Ustawie 2.0 procedura komercjalizacji wiedzy:

• dotyczy tylko uczelni publicznych i jej pracowników, a więc nie zawsze doktorantów i studentów;
• dotyczy tylko badań naukowych, których efektem jest wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu scalonego, wyhodowana albo odkryta i wyprowadzona odmianą rośliny. Dotyczy także prac rozwojowych i twórczości artystycznej. Nie obejmuje więc np. publikacji, prezentacji, monografii, sylabusów na zajęcia, zapisów doświadczeń technicznych, o ile nie są potrzebne do  przeprowadzenia komercjalizacji;
• może być pominięta, gdy uczelnia  i pracownik określą inaczej w umowie swoje prawa do wyników działalności naukowej lub tryb ich komercjalizacji;
• jest wyłączona, gdy działania naukowe prowadzono na zlecenie podmiotu zewnętrznego lub z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Czas pokaże, czy Ustawa 2.0, mimo wielu braków, zmotywuje środowisko akademickie do rozwoju współpracy z gospodarką i komercjalizacji wiedzy.

***
*Uczelni przysługuje wynagrodzenie za przeniesienie praw w wysokości do 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni. W 2018 r. wyniosło ono 4585,03 zł brutto (Komunikat Prezesa GUS).Wynagrodzenie musi uiścić pracownik uczelni lub jego przyszły inwestor/partner, chyba że uczelnia zrezygnuje ze swojego uprawnienia.

Fot. Dose Media on Unsplash