W serwisie Lookreatywni.pl dużo miejsca poświęcamy znakom towarowym. Pisaliśmy już między innymi o tym, jakie oznaczenia mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe oraz w jakich przypadkach Urząd Patentowy może odmówić rejestracji. W dzisiejszym tekście – kontynuując zasygnalizowany w poprzednim artykule „okres zmian” w regulacji prawnej własności przemysłowej – zwracamy uwagę na nową i ciekawą instytucję, która może być sposobem na pogodzenie interesów kilku przedsiębiorców: tzw. „list zgody”.

List zgody a odmowa rejestracji znaku towarowego

Jedną z głównych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy jest jego kolizja z wcześniejszym znakiem towarowym lub innym prawem (osobistym lub majątkowym), np. utworem, nazwą przedsiębiorcy (firmą), dobrem osobistym.

Sytuacje takie mogą wynikać z działań konkurencyjnych (np. prób upodobnienia oznaczeń produktów do konkurencji), ale także mieć charakter zupełnie niesporny, a wręcz być podejmowane w uzgodnieniu z innym uprawnionym do znaku podobnego. Szczególnie, gdy uprawniony i zgłaszający są np. powiązane kapitałowo. Szczególna dotkliwość tej sytuacji ujawnia się w związku z istnieniem pełnej procedury badawczej (jeszcze – bliższe informacje o zmianach PWP: Nadchodzą zmiany w prawie własności przemysłowej [http://lookreatywni.pl/]). Daje to możliwość stwierdzenia przez Urząd Patentowy względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego (ustalenie istnienia kolizyjnych znaków towarowych).

List zgody jako sposób na pogodzenie interesów kilku przedsiębiorców

Istnieje oczywiście, intuicyjne wręcz, rozwiązanie tej sytuacji, czyli zezwolenie/zgoda na zarejestrowanie i korzystanie ze znaku towarowego, udzielana zgłaszającemu znak późniejszy przez uprawnionego do wcześniejszego (stojącego w kolizji) oznaczenia. Rozwiązanie takie nazywa się potocznie „listem zgody” (ang. letter of consent).

W dotychczasowej praktyce Urzędu Patentowego, listy zgody nie pełniły roli rozstrzygającej w przypadku stwierdzenia przez Urząd kolizji z wcześniejszym, podobnym znakiem towarowym. Brak było szczególnego przepisu pozwalającego na takie działania, a i z orzecznictwa wynikało, że zgoda taka nie decyduje o możliwości uzyskania prawa ochronnego na „kolizyjny” znak towarowy innego uprawnionego. Rodziło to dość duże komplikacje dla zgłaszających, szczególnie w przypadkach, w których w istocie rzeczy, uprawnionym do „kolizyjnego” znaku towarowego, była inna spółka w grupie kapitałowej. W rezultacie mogło to wiązać się z odmową udzielenia przez Urząd Patentowy prawa ochronnego na znak towarowy.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że możliwość uregulowania listów zgody, wynika z art. 4 ust. 5 Dyrektywy dotyczącej znaków towarowych [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz wcześniejszej, zastąpiona przez nią, Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG).

List zgody w nowelizacji prawa własności przemysłowej

Stan ten uległ jednak właśnie zmianie. Listy zgody są jedną z nowych regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1266; dalej jako „Nowelizacja 2015”), która weszła w życie 1 grudnia 2015. Instytucja ta została uregulowana w art. 133 ust. 1 Nowelizacji 2015, zgodnie z którym:

Art. 133. 1. Przepisów art. 131 ust. 1 pkt 1, art. 132 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, 5 i 6 nie stosuje się, jeżeli zgłaszający wcześniejszy znak towarowy, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego wyrazi pisemną zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego.

Przepis ten odnosi się więc do względnych podstaw odmowy przez Urząd Patentowy i daje możliwość wyrażenia pisemnej zgody na rejestrację późniejszego znaku towarowego przez uprawnionego (zgłaszającego) wcześniejszy znak towarowy (lub prawo osobiste lub majątkowe). Co istotne, możliwość taka nie została ograniczona do podmiotów powiązanych, nie odnosi się także jedynie do znaków towarowych, ale do szerszego katalogu praw.

List zgody – ułatwienie dla przedsiębiorców

Wkrótce jednak, bowiem już 15 kwietnia 2016 regulacja prawna w zakresie PWP znowu ulegnie zmianie. Wówczas wejdzie w życie kolejna z nowelizacji – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz. 1615; dalej zwana „Nowelizacją 2016”). W związku ze zmianą całego modelu procedury udzielania praw ochronnych na znaki towarowe przez Urząd Patentowy, odpadnie istotny w praktyce problem ustalania kolizyjności z urzędu, co może znacznie zmniejszyć problem rejestracji podobnych znaków (oczywiście w sytuacjach niespornych). Kwestie listu zgody znalazły się jednak i w tym nowym modelu postępowania. Art. 133 w brzmieniu nadanym Nowelizacją 2016 stanowić będzie, że:

Art. 133. Jeżeli uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego wyrazi pisemną zgodę na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy sprzeciw, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 lub art. 15217 ust. 1, podlega oddaleniu.

Jest to o tyle istotne, że zgodnie z Nowelizacją 2016, Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu są zgłaszający i wnoszący sprzeciw. Wnoszącym sprzeciw z kolei, może być uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego.

List zgody a obecny stan rzeczy

Znając już ogólny zarys powyższych zasad, pojawia się istotna kwestia, czy zgłaszający, którzy wnieśli zgłoszenia przed 1 grudnia 2015 będą mogli skorzystać z nowych rozwiązań wprowadzonych Nowelizacją 2015. Trzeba tu sięgnąć do przepisów przejściowych, które regulują kwestie trwających postępowań. W Nowelizacji 2015 sprawa ta jest uregulowana w art. 6. W omawianym tu zakresie, odnosi się on jedynie do postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy, które zostały wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie Nowelizacji 2015. Ponieważ weszła ona w życie 1 grudnia 2015, od tego dnia można będzie powoływać się na nowe przepisy.

Art. 6. 1. Do postępowań o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawach o udzielenie patentów, dodatkowych praw ochronnych, praw ochronnych oraz praw z rejestracji wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, przepis art. 242^1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się.

Kolejną datą graniczną jest 15 kwietnia 2015, kiedy wchodzi w życie nowa formuła postępowania rejestracyjnego wprowadzana Nowelizacją 2016. Tutaj, wobec radykalnej zmiany systemu, ustawodawca zdecydował na utrzymanie dotychczasowych zasad, zgodnie z poniższą regulacją.

Art. 2. 1. Do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe oraz postępowań toczących się na skutek wniesienia sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Praktyczne konsekwencje wejścia w życie nowelizacji prawa własności przemysłowej

Reasumując, regulacje i zmiany PWP w brzmieniu nadanym Nowelizacją 2015, będą stosowane nie tylko pomiędzy datami 1 grudnia 2015 i 14 kwietnia 2016 (a więc niespełna pół roku), ale swoim zakresem obejmą znacznie więcej zgłoszeń – wszystkich, które będą w toku 1 grudnia, a nie zakończą się do 15 kwietnia 2015.

***

fot.: zdjęcie pochodzi z banku zdjęć Fotolia