Rejestrując znak towarowy, zwykle myślimy o jednym tylko aspekcie tej sprawy. Kładziemy więc nacisk na zgłoszenie i uzyskanie ochrony na oznaczenie. Pozytywne zakończenie procedury rejestracyjnej i uzyskanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego nie oznacza jednak jeszcze definitywnego zakończenia potencjalnych problemów ze znakiem. Pomimo uzyskania prawa ochronnego, znak towarowy może zostać podważony także w czasie późniejszym. Dlatego tak ważne jest prawidłowe używanie znaku towarowego. 

Używanie znaku towarowego

Używanie znaku towarowego jest obowiązkiem, w tym sensie, że jego brak rodzi ryzyko wygaśnięcia znaku towarowego. Na pierwszy rzut oka można zapytać, czy takie wymaganie nie jest nadmiarowe, czy nie powinno być tak, że skoro „mam” już oznaczenie, to mogę z nim robić (albo nie robić) co chcę? Prawo ochronne jest oczywiście prawem wyłącznym – daje uprawnionemu monopol na używanie oznaczenia. Nie jest to jednak monopol bezwzględny. Jest ograniczony do określonych lub zbliżonych towarów i usług (pomijając np. znaki renomowane). Koncentruje się także na używaniu znaku towarowego jako wskazania pochodzenia, służy więc do oznaczania towarów i usług w celu ich identyfikacji i odróżnienia od innych na rynku. Używanie znaku w innym kontekście przez inne podmioty może być dopuszczalne (zob. chociażby artykuł Informacyjne użycie znaku towarowego – co warto o nim wiedzieć?). Ograniczenia prawa wynikają z konieczności uwzględnienia pewnych interesów publicznych, m.in. swobody konkurencji i działalności na rynku.

Dotyczy to także wygaśnięcia znaku towarowego w związku z nieużywaniem. Prawo zauważa więc zarówno interesy uprawnionego, jak i innych podmiotów. Z tego też względu na ostateczny kształt regulacji wpływa wiele czynników, wśród nich okres nieużywania, ważne powody nieużywania, możliwość podjęcia używania, czy ciężar dowodu. Celem tej regulacji jest eliminacja z rynku oznaczeń, które nie są wykorzystywane i które blokują możliwość ich użycia przez innych przedsiębiorców.

Używanie znaku towarowego – regulacja prawna

Podstawowym przepisem regulującym kwestię wygaśnięcia prawa ochronnego na krajowe znaki towarowe (rejestrowane w Urzędzie Patentowym RP) z powodu nieużywania jest art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410; dalej „PWP”). Zgodnie z nim:

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek […] nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;

Wygasanie znaku towarowego w wyniku braku jego używania dotyczy także wspólnotowych znaków towarowych. Została uregulowana przede wszystkim w art. 51 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Podkreślić jednak należy, że kwestie podstaw wygaśnięcia zostały uregulowane w sposób zbliżony do poniżej omówionego, różnice dotyczą głównie kwestii proceduralnych.

Biorąc pod uwagę regulacje prawne, można wskazać kilka podstawowych zasad, o których należy pamiętać w celu zachowania ochrony:

#1 – Znak towarowy musi być używany w sposób rzeczywisty

Towary lub usługi sygnowane znakiem towarowym muszą faktycznie być dostępne na rynku krajowym. Chodzi tu o rzeczywiste, poważne używanie, a nie jedynie „pozorowanie” tej obecności i działania okazjonalne lub informowanie, czy reklamowanie produktów, które w rzeczywistości i tak nie są dostępne na rynku.

Podstawowym więc przejawem rzeczywistego używania będzie opatrywanie towarów przez uprawnionego danym oznaczeniem lub świadczenie usług pod tym znakiem.

Kluczowe jest używanie znaku w celu wskazania pochodzenia towarów i usług od danego przedsiębiorcy, a więc odróżnienia od innych przedsiębiorców. Zdarzają się sytuacje, że pomimo wykorzystywania znaku towarowego, nie mają one charakteru korzystania w ww. charakterze znaku towarowego. Przykładami takich działań mogą być użycie znaku w celu wyłącznie oznaczania producenta na towarze lub jego opakowaniu albo zarejestrowanie jedynie adresu strony internetowej (bez powiązania go z usługami świadczonymi za pośrednictwem strony internetowej).

Pojęcie „rzeczywistego używania” jest więc bardzo ogólne, na szczęście sam ustawodawca wskazuje wprost na kilka sytuacji, które należy traktować jako używanie znaku towarowego. Zgodnie z art. 169 ust. 4 PWP jest to także używanie znaku towarowego:

1) różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru;

2) przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu;

3) przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego;

4) przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego.

#2 – Używanie znaku towarowego musi następować w stosunku do towarów i usług dla których znak uzyskał ochronę

Jeśli mówimy o rzeczywistym używaniu znaku towarowego, nie można zapominać, że chodzi o używanie w odniesieniu do konkretnych towarów i usług, dla których jest chroniony. W praktyce ma to znaczenie szczególnie, gdy znak towarowy został zgłoszony w szerokim („na wszelki wypadek”) zakresie i uzyskał ochronę obejmującą wiele różnych towarów i usług, czasami niepowiązanych, a w rzeczywistości jest używany jedynie w odniesieniu do niektórych.

Np. znak XYZ zgłoszony dla szamponów (w klasie 3 Klasyfikacji Nicejskiej), komputerów (w klasie 9), czekolady (w klasie 30), poczty elektronicznej (w klasie 38), używany na rynku jedynie dla usług poczty elektronicznej i jako marka komputerów. Wygaśnięcie znaku towarowego może dotyczyć szamponów i czekolady, ponieważ w żaden sposób nie był używany w tym kontekście.

#3 –  Znak towarowy jest nieużywany przez okres 5 lat

Jeśli znak nie jest używany w ww. sposób przez ciągły okres 5 lat po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego stanowi to podstawę wygaśnięcia. Co istotne, do okresu tego nie wlicza się więc czasu trwania procedury zgłoszeniowej.

Nie ma znaczenia od którego momentu znak nie będzie używany. Może się zdarzyć, że znak nigdy nie był używany, może być też tak, że zaprzestano jego używania, pomimo, że ochrona znaku trwa.

#4 – Brak używania spowodowany ważnymi powodami

W praktyce oczywiście mogą pojawić się sytuacje, gdy brak używania wynika z pewnych przyczyn zewnętrznych, nadzwyczajnych. Co do przyczyn leżących po stronie samego uprawnionego, ocena zależy od jego zawinienia. Jedynie obiektywne przyczyny dotyczące uprawnionego, nie mieszczące się w zakresie ryzyka zawodowego mogłyby być uznane za uzasadnienie nieużywania znaku.

Jako „ważny powód” wskazuje się np. na siłę wyższą, bariery ekonomiczne, zakazy rządowe dotyczące wprowadzania towarów do obrotu.

#5 – Stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego następuje na wniosek

Istotne jest, że wygaśnięcie znaku towarowego nie jest stwierdzane z urzędu. Niezbędny w tym celu jest wniosek innego podmiotu.

Wniosek taki jednak podlega oddaleniu, jeżeli przed jego złożeniem nastąpiło rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku towarowego (wyjątkiem jest sytuacja, gdy podjęcie używania znaku towarowego nastąpiło po upływie pięcioletniego okresu, ale w ciągu trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia – jeśli przygotowania do podjęcia używania mają miejsce tuż po tym, jak uprawniony dowiedział się, że taki wniosek może być złożony).

#6 – Wniosek musi być złożony przez osobę mającą w tym interes prawny

Nie każdy jednak może taki wniosek złożyć, wnioskodawcą może być jedynie podmiot, który ma w tym interes prawny. W uproszczeniu, o interesie prawnym możemy mówić, gdy istnieje nie tylko interes faktyczny (np. podmiot jest konkurentem, który chciałby zarejestrować analogiczny znak towarowy), ale interes ten można oprzeć, wyprowadzić z konkretnych regulacji prawnych.

Oczywiście każda konkretna sytuacja wymaga analizy, wskazuje się jednak m.in. na przypadki, w których podstawę roszczeń lub innych działań uprawnionego do znaku towarowego stanowi znak nieużywany. Wyprowadza się także interes prawny na gruncie przepisów konstytucyjnych oraz regulacji ustawowych dotyczących swobody działalności gospodarczej.

#7 – Używanie znaku lub ważne powody nieużywania muszą być wykazane przez uprawnionego

W odniesieniu do wygaszenia znaku towarowego następuje przerzucenie ciężaru dowodu na uprawnionego do wygaszanego znaku towarowego. Oznacza to, że to nie podmiot zarzucający nieużywanie znaku towarowego, ale uprawniony musi udowodnić, że znak był używany lub że były ważne powody jego nieużywania.

Tak więc to uprawniony musi zgromadzić i przedstawić fakty, dokumenty, informacje potwierdzające np. reklamowanie produktu, sprzedaż, produkcję itd.

Używanie znaku towarowego – podsumowanie

Jak widać, rejestracja znaku towarowego nie zamyka jeszcze sprawy. Należy aktywnie wykorzystywać znak, a przynajmniej warto mieć świadomość potencjalnych skutków nieużywania. Zapominając o tym można narazić się na niemiłe doświadczenia, próbując np. wystąpić z roszczeniami opartymi na nieużywanym znaku przeciwko innemu podmiotowi…

***

Fot.: zdjęcie pochodzi z banku zdjęć Fotolia