W listopadzie 2014 roku minęło osiem lat od wniesienia przez Simba Toys GmbH & Co. KG do EUIPO wniosku o unieważnienie prawa do trójwymiarowego wspólnotowego znaku towarowego reprezentującego kostkę Rubika. Wyrok [1] wydany 25 listopada 2014 r. przez Sąd, który zakończył ten dość skomplikowany spór, jest istotnym orzeczeniem w dziedzinie znaków towarowych. Choć treść uzasadnienia pozwala przypuszczać, że rozstrzygnięcie mogło być równie trudne jak ułożenie wspomnianej kostki…

Kostka Rubika – znak towarowy czy wynalazek?

Kostka Rubika to sześcian, w którym każda ze ścian składa się z trzech rzędów i trzech kolumn małych samodzielnych „kostek”. Łamigłówka posiada zdolność rotacji wzdłuż dzielących małe kostki prostopadłych i równoległych linii szczelin. Oznaczenie dziewięciu kostek na każdej ścianie odrębnym kolorem pozwoliło zamienić ruchomy sześcian w łamigłówkę ćwiczącą wyobraźnię przestrzenną. Kostkę zaprojektował w latach 70’ Erno Rubik, węgierski rzeźbiarz i profesor architektury. Jest ona dziś uznawana za jeden z zabawkarskich bestsellerów. Nota bene obecnym mistrzem świata w układaniu kostki Rubika jest Polak – Marcin Kowalczyk, po ustanowieniu nowego rekordu świata w układaniu z pamięci (z zasłoniętymi oczami).

Kostka Rubika dotarła do milionów odbiorców na świecie dzięki Tomowi Kramerowi, założycielowi Seven Towns Ltd. z siedzibą w Londynie. Obecnie większość praw do kostki Rubika została przeniesiona na spółkę Rubik’s Brand Ltd., choć to Seven Towns Ltd. występuje w orzeczeniu Trybunału jako interwenient. [2] W 2006 roku Simba Toys wniosła o unieważnienie znaku towarowego przedstawiającego kostkę Rubika zarejestrowanego przez Seven Towns. Zarzuty niemieckiej spółki można sprowadzić do tego, że widziany z zewnątrz trójwymiarowy, i w dodatku czarnobiały, model kostki Rubika nie powinien był zostać zarejestrowany jako znak towarowy, gdyż tworzy prawo wyłączne analogiczne do tego, jaki daje patent. Przepisy Rozporządzenia 207/2009 [3] zakazują bowiem rejestrowania trójwymiarowych kształtów, które składają się wyłącznie z kształtu mającego powodować skutki na płaszczyźnie technicznej i wystarczającego do osiągnięcia tych skutków. Na tej podstawie Trybunał ostatecznie zakazał w 2010 roku rejestracji znaku towarowego przedstawiającego klocek Lego. [4]

Osią problemu jest to, że patent jest prawem ograniczonym w czasie (zgodnie z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich z 1973 r. [5] – do 20 lat), a prawo ochronne na znak towarowy, także wspólnotowe, może być przedłużane bez ograniczeń.

Po upływie okresu ochronnego patenty mają wejść do domeny publicznej i przyczyniać się do rozwoju myśli technicznej, natomiast znaki towarowe służą odróżnianiu pochodzenia produktów. Znaki towarowe związane są zatem nie z wynalazczością, ale z obrotem gospodarczym. Przepisy poddane interpretacji w orzeczeniu w sprawie kostki Rubika i orzeczeniach Lego służą ochronie interesów ogólnych, w tym „unikaniu sytuacji, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu [przedsiębiorcy] monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe danego towaru”.[6]

Spór o trójwymiarowy znak towarowy

W sprawie kostki Rubika Sąd rozważył właśnie między innymi argumenty dotyczące tego, że rejestracja trójwymiarowego przedstawienia kostki Rubika jako znaku towarowego tworzy monopol na rozwiązanie techniczne dotyczące całej kostki (w tym mechanizmu rotacji). Sąd zwrócił jednak uwagę, że mechanizm, o którym mowa, nie jest przedstawiony w zarejestrowanym kształcie, nie jest widoczny i odrzucił argumenty zmierzające do wykazania, że istnienie takiego mechanizmu wewnątrz kostki można wywieść z faktu, że zgłoszenie znaku towarowego zostało dokonane dla towarów z kategorii trójwymiarowych łamigłówek.

W wyroku stwierdzono, że zdolność rotacji sześcianu jest tylko założeniem i nie wynika z żadnego elementu zgłoszonego znaku. W efekcie, jak wyjaśniono, rejestracja takiego znaku towarowego nie odmawia innym przedsiębiorcom możliwości wprowadzania na rynek wszystkich łamigłówek posiadających zdolność rotacji, ale tylko takich, które z zewnątrz wyglądają tak jak zarejestrowany kształt kostki Rubika. Sąd podzielił stanowisko EUIPO (wcześniej OHIM), że, nawet jeśli znak towarowy kostki Rubika jest jednoznacznie kojarzony przez konsumentów z układanką trójwymiarową, skojarzenie to dotyczy właśnie kostki Rubika, a nie ogólnie wszystkich układanek.

Aktualizacja:

Spółka Simba Toys wniosła odwołanie od wyroku Sądu do Trybunału Sprawiedliwości UE. W przedłożonej 25 maja 2016 r. opinii rzecznik generalny Maciej Szpunar zaproponował, aby Trybunał uchylił wyrok Sądu i stwierdził nieważność decyzji EUIPO.

Rzecznik generalny podkreślił przede wszystkim, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie unijnego znaku towarowego, nie podlegają rejestracji kształty, których zasadnicze właściwości są nierozłącznie związane z funkcją lub funkcjami rodzajowymi danego towaru. Zastrzeżenie takich właściwości na rzecz jednego podmiotu gospodarczego utrudniłoby bowiem konkurującym przedsiębiorstwom możliwość nadawania ich towarom kształtu, który byłby przydatny w używaniu wspomnianych towarów.

Zdaniem rzecznika generalnego, Sąd błędnie przyjął, że analiza rozpatrywanego kształtu pod kątem jego cech funkcjonalnych powinna opierać się wyłącznie na badaniu przedstawienia graficznego zgłoszonego do rejestracji. Żaden z elementów wyroku nie określa, jaką funkcję techniczną spełnia rozpatrywany towar, ani też nie analizuje relacji pomiędzy ową funkcją a właściwościami przedstawionego kształtu. Założenie to prowadzi do paradoksalnego wniosku, że graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego nie pozwalają na ustalenie, czy sporny kształt spełnia jakąkolwiek funkcję techniczną ani jaka jest ta funkcja w niniejszym przypadku. W celu dokonania poprawnej analizy funkcjonalnych cech kształtu, Sąd powinien był w pierwszej kolejności uwzględnić funkcję danego towaru, a mianowicie układanki trójwymiarowej, czyli łamigłówki polegającej na logicznym ułożeniu przemieszczanych w przestrzeni elementów. [źródło: Curia.europa.eu]

Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Wyrok w sprawie C – 30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG /Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

***

[1] Wyrok Sądu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG przeciwko OHIM – Seven Towns Ltd.

[2] http://eu.rubiks.com/history.

[3] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. L 78, s. 1).

[4] Wyrok TSUE z dnia 14 września 2010 r. w sprawie C-48/09 P (sprawa „Lego Juris/OHIM”), utrzymujący w mocy wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T-270/06, Lego Juris przeciwko OHIM – Mega Brands (sprawa „Czerwony klocek Lego”).

[5] Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r. (Dz.U. 2004 Nr. 79, poz. 737).

[6] Sprawa Lego Juris/OHIM, pkt 43.

Fot.: Rubik’s Cube, foter.com, CC BY 2.0