Gucci, Tiffany czy Kenzo to marki niewątpliwie kojarzone z luksusem, posiadające światową sławę i cieszące się uznaniem wśród swoich klientów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykorzystywanie ich znaków towarowych (lub oznaczeń łudząco podobnych) przez inne podmioty na rynku mogłoby szkodliwie oddziaływać na rozpoznawalność tych marek i prowadzić do uzyskania nienależnych korzyści innym podmiotom. Aby zapobiec potencjalnym naruszeniom znaków odznaczających się wyjątkowo dużą rozpoznawalnością rynkową zdecydowano się na wprowadzenie do porządku prawnego takiej kategorii jak renomowany znak towarowy. Czym jest renomowany znak towarowy? I co powinien o nim wiedzieć każdy przedsiębiorca?

Renomowany znak towarowy – definicja

Definicji normatywnej renomowanego znaku towarowego nie znajdziemy ani na gruncie prawa polskiego, ani na gruncie prawa europejskiego. Polski ustawodawca posługuje się kategorią renomowanego znaku towarowego w treści art. 1321 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo własności przemysłowej, który mówi, iż nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

„identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego”.

Natomiast pojęcie to niejednokrotnie było przedmiotem oceny sądów polskich i europejskich. Pierwszy raz renomę zdefiniowano w wyroku TS UE z 14 września 1999 roku w sprawie C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon S.A. (Chevy). W przywołanym wyroku Trybunał wskazał na kryterium ilościowe jako główną przesłankę, jaką należy brać pod uwagę przy kwalifikacji danego znaku jako renomowanego. Zdaniem Trybunału:

(…) aby mówić o renomie, dany znak powinien być rozpoznawalny wśród znacznej grupy odbiorców, do której określony produkt jest skierowany.

Istotne są również takie czynniki jak udział znaku w danym rynku, jego zasięg terytorialny czy też zakres działań promocyjnych i marketingowych poczynionych na rzecz danego znaku. Co istotne, kryterium jakościowe nie stanowi bezpośredniej przesłanki pozwalającej na kwalifikację znaku towarowego jako renomowanego. Będzie ono jednak miało znaczenie przy późniejszej ocenie czy rejestracja innego znaku nie byłaby szkodliwa dla charakteru czy renomy znaku wcześniejszego.

Renomowany znak towarowy – modowe przepychanki

Duże marki modowe często sięgają po argument renomy w celu uniemożliwienia rejestracji późniejszego znaku towarowego, który bardziej lub mniej nawiązuje do ich oznaczeń. Jednak w tym celu konieczne jest wykazanie kilku przesłanek, co nie zawsze jest takie proste.

W pierwszej kolejności chodzi o stwierdzenie identyczności lub podobieństwa późniejszego znaku ze znakiem renomowanym. Sama istota podobieństwa została określona w wyroku TS UE z 23 października 2003 r., C – 408/01 Adidas-Salomon, w którym Trybunał wskazał, że

„wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców”.

Zgodnie z tą interpretacją z podobieństwem mamy do czynienia nawet wtedy, gdy pojawia się samo niebezpieczeństwo, że inny znak może być skojarzony ze znakiem renomowanym oraz prawdopodobieństwo ich mentalnego łączenia przez odbiorców.

Sądy za podobne uznawały takie znaki słowne jak L’oreal i o’leary czy Kenzo i Kezno Estate. W tym drugim przypadku uznano znaki za podobne ze względu na fakt, iż odbiorca w pierwszej kolejności zwraca uwagę na początek znaku, a dopiero później na jego zakończenie.

Natomiast przesłanka ta okazała się nie do przeskoczenia w przypadku domu mody Gucci, który chciał zablokować rejestrację znaku towarowego polskiej marki GUCIO (o kulisach tej sprawy pisaliśmy tutaj). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 807/10) stwierdził, że różnica w jednej literze znaku spornego wystarczająca jest do stwierdzenia, że nie zachodzi przesłanka podobieństwa obu znaków. Co więcej WSA podniósł argument, iż produkty marki Gucci „są produktami ekskluzywnymi, a to powoduje, że kierowane są do określonej grupy odbiorców, a nie do przeciętnego klienta. To powoduje, że zmniejsza się możliwość pomyłek wśród nabywców.”

Wskazać przy tym należy, że przeciętnego klienta należy rozumieć jako osobę należycie poinformowaną, należycie uważną i ostrożną (por. wyrok TS UE z 16 lipca 1998 r., C – 210/96 Gut Springenheide i Tusky). W tym wyroku zwrócono uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – stwierdzenie identyczności lub podobieństwa znaków jest przesłanką niezbędną do dokonania dalszego badania renomy i stwierdzenia ewentualnego uszczerbku w renomie znaku.

Następnym krokiem w zablokowaniu rejestracji danego znaku jest stwierdzenie czerpania korzyści z renomy danego znaku oraz możliwości wystąpienia szkody w jego renomie. Co ważne, wystarczające w tym przypadku jest już samo wykazanie prawdopodobieństwo powstania szkody. W wyroku TS UE z dnia 12 lipca 2011 r., C – 324/09, L’oreal, stwierdzono, iż przesłanka ta jest spełniona, gdy osoba trzecia próbuje „działać w jego cieniu, w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku”.

Renomowany znak towarowy – Tiffany

O tym jak długo mogą trwać tego typu procesy przekonała się marka Tiffany, a w zasadzie dwie amerykańskie marki – firma jubilerska Tiffany & Co. oraz producent obuwia Tiffany & Broadway. Sprawa (sygn. akt II GSK 467/12) dotyczyła rejestracji w polskim urzędzie patentowym znaku słowno-graficznego, zgłoszonego Tiffany & Broadway. Decyzja ta została zaskarżona przez Tiffany & Co., wskazując właśnie na renomę tego drugiego.

Pomijając całą drogę sądową, która trwa już około 10 lat, należy odnieść się do kilku istotnych tez, które zostały zaprezentowane w tej sprawie. Przede wszystkim spór ten pokazuje, iż nie tylko zasięg terytorialny marki i jej obecność w danym państwie ma znaczenie ale również rozpoznawalność znaku na danym terytorium. W pierwszej kolejności UPRP stwierdził, że pomimo nieobecności marki Tiffany & Co. w Polsce, to znak ten cieszy się tutaj renomą – dlatego też rejestracja znaku jest niemożliwa.

Natomiast w dalszej sądowej batalii Wojewódzki Sąd Administracyjny doszedł do wniosku, iż ocena, czy znak jest renomowany czy też nie, powinna zostać oparta na szeregu przesłanek takich jak:

„znacząca znajomość znaku, udział znaku towarowego w rynku, intensywność oraz geograficzny zasięg używania, intensywność kojarzenia towarów z tym znakiem, wielkość nakładów poniesionych na reklamę i promocję znaku.”

Dlatego też nie należało z góry zakładać, że posiadanie renomy światowej warunkuje renomę krajową. Brak obecności marki na rynku polskim nie jest przesłanką decydującą, ale ma istotne znaczenia dla określenia znajomości marki wśród konsumentów. Sprawa ostatecznie ponownie trafiła przed UPRP.

Renomowany znak towarowy – konsekwencje dla rynku

Uzyskanie ochrony i kwalifikacja danego znaku jako renomowanego nie jest zadaniem łatwym, natomiast jej wykazanie zapewnia uprawnionym dużą ochronę i bezpieczeństwo przed bezprawnym korzystaniem z jakości i uznania marki, jaka została zbudowana w świadomości konsumentów.

***

grafika autorstwa zhu difeng pochodzi z banku zdjęć Fotolia