Kiedy wynalazek uważa się za nowy?

Temat znaczenia „nowości” w uzyskiwaniu ochrony patentowej był już sygnalizowany na łamach serwisu Lookreatywni.pl. W dzisiejszym wpisie chciałbym skupić się na szerszym spojrzeniu na tę kwestię i podkreślić, że nie ogranicza się ona jedynie do stwierdzenia „kto pierwszy ten lepszy”.

Kiedy wynalazek uważa się za nowy?

Pierwszeństwo do uzyskania patentu ma istotne znaczenie m.in. z punktu widzenia wymogu nowości jako przesłanki patentowalności rozwiązań przewidzianej ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z treścią art. 24 tej ustawy:

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub  wzorów  użytkowych,  korzystających  z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

W konsekwencji, dane rozwiązanie nie tylko nie może być zgłoszone lub opatentowane wcześniej w Polsce. Dane rozwiązanie nie może zostać przed zgłoszeniem ujawnione w jakikolwiek sposób, nawet w akademickim, czy branżowym środowisku, na wystawach, w ofertach handlowych, prezentacjach, czy prasie. I nie ma tu znaczenia, czy to ujawnienie nastąpiło przez samego twórcę (wynalazcę), czy też inne osoby (jako prace naukowe, badawcze itd.).

Co więcej, nie chodzi tu tylko o nowość w takim rozumieniu w Polsce, ale musi być to nowość światowa. Oznacza to, że np. publikacja naukowa czy zgłoszenie patentowe (po opublikowaniu – od daty zgłoszenia) na drugim krańcu świata może spowodować nieudzielenie ochrony danego wynalazku w Polsce. Ustalenie nowości rozwiązania jest jednym z działań Urzędu Patentowego w procedurze badania patentowalności zgłoszenia wynalazku. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nawet udzielenie patentu nie zamyka możliwości późniejszego podważenia braku nowości – w procedurze unieważnienia.

Tak pełny rygoryzm jak wskazany powyżej, wynikający z zasady pierwszeństwa zwykłego, powodowałby oczywiście praktyczne utrudnienia w funkcjonowaniu systemu patentowego w skali międzynarodowej. Z tego też względu przewidziano szereg instytucji prawnych, które wprowadzają pewne odstępstwa od ściśle rozumianej zasady pierwszeństwa. Jakie?

Uprzednie pierwszeństwo

Z ustaleniem daty pierwszeństwa jako daty zgłoszenia wynalazku z danym kraju (Polsce) wiążą się praktyczne komplikacje. Właściwie, mając zamiar objąć dany wynalazek ochroną w wielu krajach, wymagane byłoby równoczesne (dokonane w tym samym dniu) zgłoszenie. Jest to jedna z konsekwencji terytorialności praw własności przemysłowej – zasadniczo bowiem i w innych krajach istnieją regulacje wymagające nowości. Podejście takie stałoby w sprzeczności z praktyką szerokiej terytorialnie (wiele państw) ochrony rozwiązań, co jest raczej typowym działaniem, szczególnie w dobie globalizacji i międzynarodowego zakresu innowacji. Wiązałoby się to też z dużymi kosztami dla zgłaszającego, a co więcej, w chwili zgłoszenia, zgłaszający niekoniecznie musi mieć z góry ustaloną listę państw (rynków), na których będzie poszukiwał ochrony, czy wprowadzał dane rozwiązanie.

Problem powyższy pojawił się już na arenie międzynarodowej w XIX i w rezultacie wypracowano międzynarodowe rozwiązanie, które wychodzi na przeciw potrzebom zgłaszających. O pierwszeństwie konwencyjnym wspominałem już (w kontekście znaków towarowych) w artykule Ochrona znaku towarowego za granicą. Jak chronić swój brand poza Polską?.

Analogiczne rozwiązanie dotyczy także wynalazków i wzorów przemysłowych. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r.** przewiduje bowiem również w ich przypadku tzw. pierwszeństwo konwencyjne, a więc możliwość powołania się na wcześniejsze zgłoszenie w innych państwach – członkach Związku Paryskiego***, a także tzw. pierwszeństwo wystawowe – powołanie się na wcześniejsze wystawienie wynalazku na oficjalnej wystawie. Rozwiązania to zostały zaimplementowane także w polskim prawie, a przewiduje je art. 15^1 PWP. Zgodnie z treścią tego artykułu pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:

• 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych;
• 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych.

Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonane zostanie w okresie 6 miesięcy od tej daty.

Ulga w nowości

Zazwyczaj stworzenie wynalazku, podobnie jak i dokonanie odkryć naukowych nie jest dziełem przypadku (nie licząc oczywiście anegdot o zażywaniu kąpieli lub spadających jabłkach). Na ogół jest oparte na dogłębnej znajomości tematu, poprzedzone procesem badawczym, udokumentowaniem działania itd. W proces taki zaangażowany jest także szereg osób, w tym nie tylko twórców, ale i partnerów biznesowych.

Tu pojawić się może pewien problem. Niektóre wynalazki, rozwiązania techniczne są z natury rzeczy interesujące rynkowo i mogą być wyniesione na zewnątrz, czy to poprzez wywiad gospodarczy, czy poprzez byłych pracowników lub nieuczciwych kontrahentów, w tym także i ujawnione szerszej grupie odbiorców. Przykładów takich sytuacji można wymieniać wiele, formalne przestrzeganie zasady pierwszeństwa w zgłoszeniu, w przypadku ujawnienia rozwiązania w powyższy sposób, prowadziłoby w szeregu przypadków do oczywistych nadużyć.

Z tego też względu ustawodawca wprowadził w 2015 do polskiego porządku prawnego**** instytucję prawną tzw. „ulgi w nowości”, która pozwala zachować przesłankę nowości wynalazku pomimo jego ujawnienia. Kwestię tę reguluje art. 25 ust. 5 PWP:

Przepisy ust. 1 i 2 [przesłanka nowości] nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek, jeżeli jego ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia wynalazku i było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.

Przepis ten nie obejmuje ujawnienia wynalazku przez samego wynalazcę (twórcę), np. w publikacjach naukowych, wystąpieniach itd. Regulacja zapewnia jedynie ochronę „nieuczciwego” ujawnienia informacji („oczywiste nadużycie”), obejmujących swoim zakresem dane rozwiązanie. Istnieje tu także ograniczenie czasowe 6 miesięcy, tak więc jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane po upływie tych 6 miesięcy od ujawnienia, przesłanka braku nowości ziści się.

Używacz uprzedni

Poza powyższymi regulacjami, można w PWP znaleźć szereg innych rozwiązań wpływających na pozycję zgłaszającego w kontekście nowości rozwiązania. Zasygnalizować można np. ciekawą sytuację (niemniej możliwą raczej teoretycznie), zgłoszeń równoległych, gdzie każdy z niezależnych od siebie wynalazców (twórców niezależnych rozwiązań) może otrzymać patent, jeśli korzystają z tego samego pierwszeństwa.

Większe znaczenie praktyczne może mieć regulacja sytuacji tzw. używacza uprzedniego: „korzystającego w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, który w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie, w jakim korzystał dotychczas”. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku (art. 71 PWP).

Kiedy wynalazek uważa się za nowy? Podsumowanie

Podsumowując powyższe informacje, należy pamiętać aby zachowywać poufność wynalezionego rozwiązania, a działania z którymi to ujawnianie się wiąże, np. oferowanie, wykorzystywanie wynalazku, podejmować po dokonaniu zgłoszenia. Oczywiście, pewnych sytuacji, w których rozwiązanie musi być zademonstrowane, skonsultowane itd. nie da się uniknąć. W takich przypadkach niezbędne jest objęcie wszystkich osób, którym wynalazek jest ujawniany klauzulami o poufności (co może także przyjmować postać odrębnej umowy o zachowaniu poufności).

Na marginesie tego wpisu, trzeba wspomnieć, że objęcie poufnością pewnej wiedzy technicznej, organizacyjnej jako tzw. know-how jest inną metodą ochrony rozwiązań, które w niektórych przynajmniej sytuacjach może być alternatywą dla patentu. Jest to droga diametralnie odmienna od ochrony patentowej, której uzyskanie jest sformalizowane, a chronione rozwiązanie jest publikowane i przez okres trwania patentu chronione. Więcej o ochronie know-how przeczytacie w tekście Magdaleny Miernik Jak chronić know-how firmy?

***

*Dz. U. z 2013, poz. 1410 z późn. zm.

**Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. – Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)

***lista członków dostępna jest tutaj: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/

****ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1266

fot: Federico Beccari (unsplash.com)