Ochrona znaku towarowego za granicą. Jak chronić swój brand poza Polską?

Kwestia znaków towarowych w działalności przedsiębiorców i podkreślenie jej wagi była już opisywana w serwisie Lookreatywni.pl (zobacz: Znak towarowy – dlaczego powinien mieć go każdy przedsiębiorca?). Zgłaszając i rejestrując znak towarowy, często jednak nie zastanawiamy się nad tym, że uzyskanie ochrony jest ograniczone terytorialnie. W istocie zgłaszając znak towarowy w polskim Urzędzie Patentowym, uzyskujemy ochronę jedynie w Polsce. Z tytułu udzielenia prawa ochronnego przez polski Urząd Patentowy, nie przysługują nam żadne prawa z tego tytułu do korzystania z oznaczeń za granicą.

Terytorialna ochrona marki za granicą

W wielu przypadkach krajowe zastrzeżenie znaku towarowego jest oczywiście wystarczające, nie każdy przecież sprzedaje swoje produkty na cały świat. Pojawiają się jednak sytuacje, w których ustalenie statusu prawnego marki i jej ochrona za granicą są wskazane, a nawet niezbędne. Poprzedzające zgłoszenie ustalenie ewentualnych znaków kolizyjnych pozwala na bezpieczne wprowadzenie i używania znaku na zagranicznych rynkach. Uprzednia „rezerwacja” znaków, przed rozpoczęciem rzeczywistego wprowadzenia produktów na rynek, poprzez ich zgłoszenie i rejestrację, pozwala na zagwarantowanie rzeczywistej wyłączności na dane oznaczenie.

Ochrona znaków towarowych za granicą dotyczy nie tylko „tradycyjnych” sposobów handlu (np. eksport i sprzedaż towarów za granicą), ale w dużej mierze gospodarki elektronicznej, która ze swojej (internetowej) natury może łatwo być prowadzona w skali międzynarodowej. Szczególnie dotyczy to możliwości operowania za granicą poprzez e-usługi. Wrażliwość takiej działalności ujawnia się choćby poprzez wpadki w tym zakresie, które zdarzają się nawet „gigantom”. Google, ze względu na kolizje z krajowymi znakami towarowymi, zmuszone było m.in. na rynku niemieckim (przynajmniej początkowo) do zmiany nazwy swojej sztandarowej usługi pocztowej GMail, na Google Mail. Spowodowane to było wcześniejszym zarejestrowaniem znaku towarowego G-Mail przez Daniela Giersch. (Zob. Google bez praw do nazwy Gmail w Niemczech, Wikipedia).

Ochrona marki za granicą. Co wybrać?

Biorąc powyższe pod uwagę, trzeba się zastanowić jakie są sposoby uzyskiwania ochrony znaków towarowych za granicą. Jak się okaże, kwestie te zostały zauważone już u zarania regulacji prawnej ochrony znaków towarowych, jeszcze w XIX w. (na marginesie trzeba podkreślić, że regulacje te, choć nowelizowane, wciąż obowiązują).

1. Zgłoszenia indywidualne w poszczególnych krajach ochrony:

W ten sposób prowadzimy równoległe postępowania rejestracyjne w poszczególnych krajach. Są one niezależne, a ich wynik (uzyskanie lub nie ochrony) nie wpływa na inne. Opłaty urzędowe za zgłoszenie i ochronę są ponoszone odrębnie w każdym z państw. Co istotne, datą zgłoszenia w każdym z państw, będzie zależała od wpływu stosownego wniosku o rejestrację do organów udzielających ochrony (urzędów patentowych) w tych państwach.

Trzeba tu zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach istnieje tzw. przymus rzecznikowski. Oznacza to, że zgłaszający z innego kraju (z Polski) będzie musiał skorzystać z pomocy rzecznika patentowego w danym kraju, udzielając mu pełnomocnictwa do prowadzenia zgłoszenia.

2. Pierwszeństwo konwencyjne

Opisując kwestie zgłoszeń międzynarodowych nie można zapomnieć o bardzo istotnej kwestii – tzw. pierwszeństwie konwencyjnym. Instytucja ta została wprowadzona art. 4 Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej z dnia 20 marca 1883 roku (Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzony w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.*). W uproszczeniu mówiąc, pozwala ona na zgłoszenie znaku towarowego w państwie należącym do Związku Paryskiego (Lista państw znajduje się tutaj), w ciągu 6 miesięcy od dnia wcześniejszego, prawidłowego zgłoszenia w innych z państw Związku.

Skorzystanie z pierwszeństwa pozwala ograniczyć ryzyko związane z późniejszymi zgłoszeniami w innych krajach (np. w związku z „ubiegnięciem” przez inne podmioty). Pozwala też na zastanowienie się nad zasadnością i zakresem dalszej ochrony w innych państwach już po pierwszym zgłoszeniu (oczywiście w tych 6 miesięcznych ramach).

3. Rejestracja międzynarodowa

Istnieje także możliwość skorzystania z formalnej procedury międzynarodowej w przypadku zgłoszeń zagranicznych, poprzez wniesienie zgłoszenia międzynarodowego do Biura Międzynarodowego WIPO (World Intellectual Property Organisation – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej). Możliwość taka dotyczy państw Związku Madryckiego (jakich? zajrzyj tutaj) i została ustanowiona w dwóch umowach międzynarodowych (oraz aktach wykonawczych do nich):

• Porozumienie madryckie dotyczące międzynarodowej rejestracji znaków z 14.04.1891 r., którego Polska stała się członkiem 18 marca 1991 r. (Dz.U. z 1993 r., nr 116, poz. 514 i 515**);
• Protokół do Porozumienia madryckiego przyjęty 27.06.1989 r., który w Polsce obowiązuje od 1 kwietnia 1996 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 13, poz.129***).

Na podstawie powyższych umów międzynarodowych, możliwe jest wniesienie jednego zgłoszenia i uiszczenia jednej opłaty. Zgłoszenie wnoszone jest za pośrednictwem kraju pochodzenia (np. polski Urząd Patentowy) do WIPO. Zgłoszenie międzynarodowe może zostać oparte na podstawie krajowej rejestracji (w przypadku Porozumienia Madryckiego) lub krajowego zgłoszenia (na podstawie Protokołu do Porozumienia Madryckiego). W zgłoszeniu międzynarodowym wyznaczane są państwa, w których zgłaszający zamierza uzyskać ochronę. Następnie, zgłoszenie przekazywane jest przez WIPO w toku postępowania do poszczególnych wyznaczonych państw, i tam rozpatrywana, w oparciu o krajowe przesłanki rejestracyjne (prawo krajowe). Postępowania w poszczególnych państwach są niezależne od siebie (szczegółowa informacja: How the Madrid System Works).

4. Wspólnotowy Znak Towarowy

W praktyce, jednym z najbardziej interesujących sposobów ochrony międzynarodowej jest Wspólnotowy Znak Towarowy, obejmujący terytorium Unii Europejskiej. Kwestia ta było już poruszana na łamach serwisu Lookreatywni,pl  w tekście CTM czyli co to jest wspólnotowy znak towarowy?. Warto przy tym dodać, że system Wspólnotowego Znaku Towarowego jest także objęty tzw. systemem madryckim. Unia Europejska przystąpiła do Protokołu do Porozumienia Madryckiego. Z tego względu można zarówno wyznaczyć Unię Europejską w ramach zgłoszenia międzynarodowego (w celu uzyskania ochrony na Wspólnotowy Znak Towarowy), jak i na podstawie zgłoszenia/rejestracji Wspólnotowego Znaku Towarowego wnieść zgłoszenie międzynarodowe z wyznaczeniem innych państw.

Ochrona marki za granicą. Możliwość skorzystania z różnych rozwiązań

Powyższe podstawowe sposoby uzyskiwania ochrony znaków towarowych za granicą mogą być stosowane łącznie. Przykładowo, można zgłosić znaki towarowe bezpośrednio w niektórych państwach, w innych poprzez zgłoszenie międzynarodowe, dodatkowo wyznaczając także obszar Unii Europejskiej (Wspólnotowy Znak Towarowy). Kwestie te wymagają indywidualnej analizy w każdym przypadku, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości finansowych, efektywności, czy ryzyka związanego ze zgłoszeniem.

***

* http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1975/51/1

** http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1993/514/1 i http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1993/515/1

*** http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/129/1

Fot.: zdjęcie pochodzi z banku zdjęć Fotolia